De Verordening n°2015/2424[1] tot wijziging van de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk werd op 24 december 2015 gepubliceerd en zal in werking treden op 23 maart 2016. De nieuwe merkenrichtlijn n° 2015/2436 is op 13 januari 2016 in werking getreden en dient binnen de komende drie jaar te worden omgezet in het nationaal recht van de lidstaten. De gewijzigde merkenverordening houdt een belangrijke hervorming van het EU merkenrecht in. Deze hervorming beoogt een modernisering van het EU merkenrecht door het efficïenter, effectiever en als geheel consistenter te maken. Hierna bespreken we enkele van de voornaamste wijzigingen.
1. Wijziging terminologie. De term “Gemeenschapsmerk” wordt vervangen door “Uniemerk” of ”merk van de Europese Unie”. Ook de naam van het “Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt” (“BHIM”) wordt vervangen door “Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie” (“het Bureau”).
2. De vereiste “vatbaarheid voor grafische voorstelling” wordt geschrapt uit de definitie van een Uniemerk. Er wordt niet langer vereist dat een merk vatbaar is voor grafische voorstelling. Een teken moet in het merkenregister kunnen worden weergegeven op een wijze die de autoriteiten en het publiek in staat stelt het voorwerp van de aan de merkhouder verleende bescherming duidelijk en nauwkeurig vast te stellen (duidelijke en nauwkeurige voorstelling van het teken)[2]. Een teken moet niet noodzakelijk met grafische middelen kunnen worden weergegeven maar moet in elke passende vorm kunnen worden weergegeven met algemeen beschikbare technologie op voorwaarde dat het teken duidelijk, nauwkeurig, op zichzelf staand, toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is. Hierdoor moet het aldus ook makkelijker worden om niet-zichtbare tekens (zoals geluiden, geuren, ...) in te schrijven als merk. Dit lijkt ons een positieve verandering gezien de niet traditionele merken steeds belangrijker worden voor bedrijven om nieuwe en moderne marketingstrategieën te ontwikkelen.
3. Inbreukmakende goederen in transit[3] - omkering bewijslast: De douane kon niet optreden t.a.v. inbreukmakende goederen afkomstig uit een derde land die via de EU naar een ander derde land (niet EU land) worden doorgevoerd. De douane kon deze goederen enkel in beslag nemen wanneer er een gefundeerd vermoeden bestond dat deze goederen bestemd waren om toch in de EU te worden verhandeld[4]. Het was niet evident voor de merkhouder om te bewijzen dat de namaakgoederen in transit bestemd waren om in de EU te worden verhandeld. De Verordening voorziet nu dat de houder van een Uniemerk eveneens het recht heeft te verhinderen dat derden in het economische verkeer inbreukmakende goederen afkomstig uit derde landen binnenbrengen in de Unie zonder dat deze daar in de vrije handel worden gebracht. Houders van Uniemerken kunnen het binnenbrengen van inbreukmakende waren en de plaatsing ervan in alle douanesituaties, waaronder doorvoer, overlading, opslag in een entrepot, vrije zones, tijdelijke opslag, actieve veredeling of tijdelijke invoer dus verhinderen, zelfs wanneer dergelijke waren niet bestemd zijn om in de EU te worden verhandeld. Dit recht van de merkhouder vervalt evenwel wanneer door de houder of de aangever van de goederen het bewijs wordt geleverd dat de merkhouder niet gerechtigd is om het op de markt brengen van goederen in het land van eindbestemming te verbieden. De bewijslast rust derhalve niet meer op de merkhouder maar op de houder of de aangever van de goederen. De nieuwe regeling m.b.t. goederen in transit in de EU is zeer gunstig voor de merkhouders gezien namaak nu doeltreffender kan worden bestreden.
4. één taks per klasse. Vroeger moest de merkhouder voor een merkinschrijving in drie klassen van waren of diensten één taks betalen. Bij de indiening van de aanvraag voor een Uniemerk moet nu één taks worden betaald per klasse van waren of diensten.
5. Indienen merkaanvraag voortaan enkel rechtstreeks bij het Bureau te Alicante. De aanvraag voor een Uniemerk kan nu enkel nog rechtstreeks worden ingediend bij het Bureau voor de Intellectuele Eigendom in de Europese Unie te Alicante.
6. Nieuwe regels voor de aanduiding en indeling van waren en diensten – regularisatietermijn 24 september 2016. Waren en diensten waarvoor merkbescherming wordt aangevraagd moeten door de aanvrager voldoende duidelijk en nauwkeurig worden omschreven. De bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers moeten de omvang van de aangevraagde bescherming louter op basis daarvan kunnen vaststellen. Deze aanpassing van de merkenverordening is in overeenstemming met de recente rechtspraak van het Hof van Justitie (IP Translator arrest dd. 19 juni 2012). Het gebruik van de algemene aanduidingen van de klasseomschrijvingen moet zo worden uitgelegd dat hiermee alleen de waren en diensten worden bedoeld die onder de letterlijke betekenis van de aanduiding vallen (letterlijke interpretatie). Houders van vóór 22 juni 2012 aangevraagde Uniemerken die voor een volledige klasseomschrijving van de Classificatie van Nice zijn ingeschreven, krijgen de mogelijkheid hun lijsten van waren en diensten aan te passen teneinde te waarborgen dat de inhoud van het merkenregister aan de vereisten inzake duidelijkheid en nauwkeurigheid voldoet. Meer bepaald kunnen deze houders verklaren dat zij op de datum van indiening van hun merk het voornemen hadden bescherming aan te vragen voor nog andere waren of diensten dan die welke onder de letterlijke betekenis van de klasseomschrijving vallen. Dergelijke verklaring dient uiterlijk op 24 september 2016 bij het Bureau te worden ingediend. Deze regels voor de aanduiding en indeling van waren en diensten dienen in acht te worden genomen bij toekomstige aanvragen voor Uniemerken. Houders van vóór 22 juni 2012 aangevraagde Uniemerken dienen na te gaan of de omschrijving van de waren en diensten in het merkenregister wel voldoende duidelijk en nauwkeurig is.
Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor verdere vragen.
[1] VERORDENING (EU) 2015/2424 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 december 2015 tot wijziging van
Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en van Verordening (EG) nr. 2868/9
van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en tot
intrekking van Verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen
de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen.
[2] De vereiste dat het teken onderscheidend vermogen bezit voor de waren en/of diensten waarvoor het teken wordt geregistreerd blijft behouden.
[3] Het betreft bijv. goederen aangetroffen in transit in een hub in België afkomstig uit China met
bestemming Afrika.
[4] HvJ 1 december 2011, C-446/09 en C-495/09, “Nokia-Philips”.
