Dikwijls vormen de intellectuele eigendomsrechten (IP) de meest waardevolle actiefbestanddelen van een onderneming. Vaak is de verwerving van de IP-portfolio van een onderneming dan ook de hoofdreden voor de overname. Redenen genoeg dus om ervoor te zorgen dat dit aspect van de transactie zonder kleerscheuren gebeurt. In eenzelfde adem vermelden wij ook de privacyregelgeving, die quasi altijd een rol speelt in de dagelijkse werking van iedere onderneming en bijgevolg ook bij een bedrijfsovername. In dit artikel overlopen we kort een aantal essentiële aandachtspunten waarbij wij u kunnen bijstaan.
IP due diligence
Wanneer de IP een belangrijke factor vormt in het kader van de overdracht, is het van essentieel belang dat de IP portfolio zeer grondig wordt doorgelicht in een afzonderlijke due diligence. Hierbij zal de koper de essentiële intellectuele eigendomsrechten identificeren (merken, octrooien, modellen, …), waarbij men onder meer via de registratiedocumenten en andere gegevens controleert of de doelonderneming effectief de rechtsgeldige eigenaar is van de IP en wat de materiële en territoriale reikwijdte is van de diverse IP rechten. Ook niet-geregistreerde rechten zoals auteursrechten en interne knowhow zijn belangrijk om in kaart te brengen.
Definiëring van IP rechten en waterdichte reps & warranties
Een gedetailleerde definiëring van de over te nemen IP rechten in de overnameovereenkomst is van essentieel belang. Het volstaat bijvoorbeeld niet om in algemene termen te bepalen dat “de intellectuele eigendomsrechten” van bedrijf X worden overgedragen aan bedrijf Y. Definieer daarentegen in detail ieder type IP dat deel uitmaakt van de transactie en tegen welke voorwaarden de overdracht plaatsvindt. U wil als overnemer immers niet geconfronteerd worden met de situatie waarbij u bijvoorbeeld de octrooien verwerft om een technologische uitvinding verder te produceren, maar vervolgens verhinderd wordt om het product op de markt te commercialiseren omdat het merk bij de verkoper is achtergebleven.
Verder heeft vooral de koper belang bij een goede contractuele bescherming via de representations & warranties, waarbij de verkoper bijvoorbeeld garandeert dat hij eigenaar is van alle IP die worden overgedragen en dat zijn IP geen rechten van eventuele derden schenden.
Registreer de IP-overdrachten
Na de overname van de IP portfolio, moeten de diverse registers (octrooiregister, merkenregister, …) geüpdatet worden om de eigendomsoverdracht in voorkomend geval rechtsgeldig te maken en om deze in elk geval tegenstelbaar te maken aan de buitenwereld.
Privacy en M&A
Hoewel privacy los staat van IP, worden beide zaken dikwijls samen onder dezelfde noemer behandeld in het kader van een bedrijfsovername.
Gelet op de verantwoordelijkheid die op een onderneming rust die persoonsgegevens verwerkt, is het belangrijk dat een overnemer alle privacy-gerelateerde informatie opvraagt van de doelonderneming (verwerkingsregister, privacyverklaring, intern privacy- en IT beleid, datalekkenregister, etc.). De GDPR-compliancy van een onderneming heeft namelijk een invloed op de waarde ervan, aangezien een gebrekkig GDPR-beleid uiteraard een belangrijk economisch risico inhoudt voor de koper (zoals het risico op administratieve sancties, reputatieschade, etc.).
Daarnaast en meer in het algemeen, worden er in iedere bedrijfsovername persoonsgegevens uitgewisseld tussen de contractspartijen. Dit is dan ook een ‘verwerking van persoonsgegevens’ overeenkomstig de GDPR. Deze vaststelling is vooral van belang in het kader van een due diligence waarbij de data room dan ook conform de GDPR georganiseerd moet zijn. De partij die de data room beheert, doet er bijgevolg goed aan om een voldoende beveiligde data room te gebruiken, een privacyverklaring aan de data room te koppelen en om alle principes van de GDPR in het achterhoofd te houden tijdens de volledige duur van de due diligence. Hierbij denken we onder meer aan het principe van minimale gegevensverwerking, wat inhoudt dat er niet meer persoonsgegevens op de data room geplaatst mogen worden dan wat nodig is in het kader van de due diligence.
Thomas Vansteenkiste
Fay Reynaert
