Het Benelux merkenrecht heeft het afgelopen jaar heel wat wijzigingen doorlopen, een tendens die zich zal doorzetten met de implementatie van de nieuwe Merkenrechtenrichtlijn in 2019. Hieronder volgt een overzicht van de voornaamste aanvullingen op het Benelux merkenrecht sinds juni 2018, gevolgd door de wijzigingen die op til zijn bij aanvang van het nieuwe jaar.
Wijzigingen in 2018
Op 1 juni 2018 traden een aantal wijzigingen aan het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom (BVIE) in werking. Deze hebben een dubbel effect voor ogen. Enerzijds wordt het de merkhouder of een andere belanghebbende gemakkelijker gemaakt om de geldigheid van een ingeschreven merk te betwisten of om zich te verzetten tegen het depot van een merk. Anderzijds wordt aan derden meer mogelijkheden geboden om de vervallen-of nietigverklaring te vorderden van een beschrijvend of ongebruikt merk.
Administratieve doorhalingsprocedure
Sinds 1 juni 2018 staat het aan de merkhouder of een andere belanghebbende open om de nietig- of vervallenverklaring van een merk te vorderen aan de hand van een administratieve doorhalingsprocedure voor het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom (BBIE). Een merkhouder kan een dergelijke vordering instellen ten aanzien van een ouder conflicterend merk, een merk dat niet wordt gebruikt of een merk dat te beschrijvend is. Voorheen zag men zich genoodzaakt om dergelijke vordering voor de rechtbank in te stellen indien er geen tijdig gebruik was gemaakt van de oppositiemogelijkheid tegen het latere merk. Met de invoering van de administratieve doorhalingsprocedure is er nu een eenvoudig en goedkoper alternatief.
Nieuwe oppositiegrond voor bekend merk
Er werd aan houders van een bekend merk een nieuwe grond toegekend om oppositie in te stellen tegen een jonger overeenstemmend merk, ongeacht of het jonger merk wordt gedeponeerd voor niet-soortgelijke waren en/of diensten. De voorwaarde die aan deze oppositiegrond wordt gekoppeld is dat er voor het jonger merk daardoor een ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het bekende merk. Ook onder deze omstandigheden kan de merkhouder sinds kort oppositie voeren zonder daarvoor naar de rechtbank te stappen.
Benelux Gerechtshof
Tegen weigerings-en oppositiebeslissingen van het BBIE kon voorheen enkel beroep worden ingesteld bij de drie nationale gerechtshoven van Brussel, Den Haag en Luxemburg. Het Benelux Gerechtshof kon zich slechts uitspreken over de interpretatie van de wet. Haar bevoegdheden werden in juni 2018 uitgebreid, waarna het nu mogelijk is om tegen alle beslissingen van het BBIE beroep in te stellen bij het Benelux Gerechtshof. Concreet worden beroepen tegen eindbeslissingen van het BBIE gericht aan de tweede kamer van het Hof, welke fungeert als de feitelijke kamer. De centralisatie van de beslissingen bij het Benelux Gerechtshof heeft als doel om de rechtspraak inzake merkenrecht eenduidiger te maken.
Wijzigingen in voege vanaf 2019
De Europese Merkenrichtlijn trad reeds in werking op 13 januari 2016 maar kende aan de lidstaten een periode van drie jaar toe om ze om te zetten in de nationale rechtsorde. Verwacht wordt dat de richtlijn in de loop van januari 2019 volledig geïmplementeerd wordt in het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE). Hieronder bespreken we de meest opvallende wijzigingen.
De voorstelling van een teken hoeft niet langer grafisch te gebeuren
De Merkenrichtlijn maakt komaf met de verouderde vereiste dat een teken voor grafische voorstelling vatbaar moet zijn. Deze vereiste kwam de afgelopen jaren in aanvaring met het idee dat ook geluiden en geuren voor merkregistratie vatbaar zijn en wordt daarom gewijzigd. Aangevraagde tekens dienen voortaan aan de vereiste te voldoen dat ze op een duidelijke en nauwkeurige wijze omschreven kunnen worden en als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief moeten zijn. De Richtlijn biedt op die manier meer mogelijkheden om de niet-traditionele merken te registreren. Waar geluidsmerken tot dusver grafisch diende te worden voorgesteld aan de hand van een notenbalk of een volledig fonogram lijkt de Richtlijn het nu mogelijk te maken een klank te registreren met behulp van de moderne technologie.
Wijziging van het vergoedingssysteem
Om een bepaald merk te registreren dienen de goederen of diensten waarvoor de bescherming zal gelden te worden aangeduid. Deze aanduiding gebeurt aan de hand van klassen. Voor de registratie van een Benelux merk betaal je t.e.m. 31 december 2018 ongeveer 240 euro, waarmee je voor dit enkele bedrag kan kiezen voor een depot in één, twee of drie klassen. Dit heeft als nefast gevolg dat er vaak overbodige klassen worden aangeduid in het merkregister, wat de betrouwbaarheid ervan niet ten goede komt en bovendien tot juridische discussies kan leiden. De Merkenrichtlijn tracht deze praktijk in te dijken door de lidstaten de mogelijkheid te bieden om een taks per klasse in te voeren, een mogelijkheid waarvan de Benelux wetgever gebruik heeft gemaakt. Concreet betekent dit dat de kosten voor registratie of vernieuwing van een Beneluxmerk vanaf 1 januari 2019 oplopen voor elke klasse bovenop de eerste. Merkhouders die een merk willen aanvragen/vernieuwen voor drie klassen of meer wordt dan ook aangeraden om dit nog voor het einde van het jaar te doen.
Uitbreiding weigerings-en nietigheidsgronden
De gronden tot weigering van een merkaanvraag worden met de implementatie van de Merkenrichtlijn verruimd. Samenloop van merken met beschermde oorsprongsaanduidingen en geografische aanduidingen zullen zo beter worden beschermd. Hiermee wordt voornamelijk gedacht aan ruimere bescherming van traditionele aanduidingen voor wijn, gegarandeerde traditionele specialiteiten en kwekersrechten.
Ook de vormuitsluitingsgronden worden uitgebreid. De drie klassieke uitsluitingsgronden, die tot op heden enkel betrekking hadden op vormmerken, worden vanaf 2019 ook van toepassing op woord-en beeldmerken. Dit betekent concreet dat voor alle traditionele merken zal gelden dat de bescherming is uitgesloten indien de vorm of het kenmerk 1) wordt bepaald door de aard van de waar 2) de wezenlijke waarde aan de waar geeft of 3) noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Voor de beoordeling van vormmerken zal naast bovenvermelde uitsluitingsgronden ook rekening kunnen worden gehouden met kleur-, geur- en of geluidskenmerken.
Jef De Foer
jef@siriuslegal.be
