Geef toe dat ‘Fack Ju Göhte’ wel een zeer vreemde aanvraag voor een merkinschrijving is… Op 2 juli 2019 publiceerde advocaat-generaal Bobek zijn advies in de zaak over de weigering van ‘Fack Ju Göhte’ als merk omwille van de strijdigheid met openbare orde en goede zeden. Hij is van mening dat zowel de weigering door het EUIPO als de beoordeling ervan door het Gerecht van de Europese Unie vernietigd moet worden. Het aanstootgevend karakter van ‘Fack Ju Göhte’ zou immers niet bewezen zijn binnen een specifieke sociale context op een bepaald moment.
Aan de andere kant van de wereld, de Verenigde Staten, werd onlangs door het Supreme Court ‘FUCT’ aanvaard als merk voor kledij. Kan je dan zo gemakkelijk een merk bekomen voor woorden die beledigend kunnen zijn? Op welke gronden baseert een merkenbureau zich om dergelijke merkinschrijvingen al dan niet te aanvaarden?
Feiten in de zaak ‘Fack Ju Göhte’ (Constantin Film v. EUIPO)
‘Fack Ju Göhte’ (in het Engels vertoond onder: Suck me Shakespeer) is een populaire komedie in Duitsland. Constantin Film Produktion GmbH, de producent, wilde een woordmerk bekomen voor ‘Fack Ju Göhte’ voor een breed aantal klassen, waaronder: parfum, juwelen, briefpapier, kleding, voedsel, telecommunicatie en onderwijsdiensten,…
De aanvraag voor een merkinschrijving van ‘Fack Ju Göhte’ werd door zowel het Europees Bureau voor intellectuele eigendom “EUIPO” als het Gerecht van de Europese Unie afgewezen omwille van de strijdigheid met de openbare orde en goede zeden. Dergelijke strijdigheid is een absolute weigeringsgrond.
Volgens het EUIPO als het Gerecht is de uitspraak van de woorden ‘Fack Ju’ gelijk aan de Engelse woorden ‘Fuck you’ en is het vulgair, beledigend, schokkend op zich als tegenover de schrijver van de 18de eeuw Johann Wolfgang von Goethe.
Tegen deze beslissing van het Gerecht tekende Constantin Film beroep aan bij het Hof van Justitie. Ze argumenteren dat de weigeringsgrond ‘in strijd met de openbare orde en de goede zeden’ niet correct is toegepast.
Wat houden de begrippen “openbare orde” en “goede zeden” in?
Merken worden geweigerd van inschrijving, indien ze in strijd zijn met de openbare orde of ethische beginselen. Het gaat om een absolute weigeringsgrond die in de praktijk weinig wordt ingeroepen door merkenbureaus. De begrippen zijn verder niet gedefinieerd binnen de wetgeving, waardoor de invulling bepaald wordt door de rechtspraak.
In zijn advies erkent AG Bobek dat er een overlap is tussen beide begrippen, maar er is een zekere mate van differentiatie, een conceptueel verschil tussen beiden. De openbare orde slaat op waarden en normen binnen een samenleving die door een publieke autoriteit worden opgelegd. Als het ware komt dit tot stand door ‘top down’ beslissingen.
Daarnaast geeft het begrip goede zeden waarden en standaarden weer die door een bepaalde samenleving als goed of verkeerd worden aangevoeld. Het begrip duidt op aanvaarde gedragsnormen en overtuigingen die worden nageleefd binnen een samenleving op een bepaald moment. Met andere woorden groeit dit uit een ‘bottom up’ structuur, waarbij de sociale context van de samenleving een rol speelt. Hieruit volgt dan ook dat het “goede zeden”-kader evolueert in de loop van de tijd.
Een beoordeling of een merkinschrijving in lijn is met de openbare orde berust dus eerder op objectieve criteria (bv. wetten, rechtsbeginselen, …), terwijl een beoordeling van de goede zeden berust op subjectieve criteria. Dit onderscheid werd reeds vastgesteld in de zaak Vigeland van het EVA-Hof.
Concreet: wat betekent dit in de praktijk?
De weigering of nietigheid op grond van de strijdigheid met de openbare orde en goede zeden blijkt in de praktijk minder ingeroepen te worden, vergeleken met het gebrek aan onderscheidend vermogen binnen het merkenrecht. Bij een dergelijke beoordeling is het belangrijk rekening te houden met het relevante publiek dat met het merk in aanraking komt. De toepassing van deze weigeringsgrond zal iets duidelijker zijn met enkele voorbeelden:
- Fucking Freezing als merk voor kledij werd geweigerd, omwille van het aanstootgevend woord ‘Fucking’ en omdat ook kinderen in aanraking zouden komen met het teken.
- MECHANICAL APARTHEID als merk voor computerspelletjes werd geweigerd wegens de strijdigheid met de openbare orde.
- SCREW YOU als merk voor alcoholische dranken werd geweigerd, omwille van de strijdigheid met de goede zeden.
- La Mafia se sienta a la mesa (vrij vertaald: de maffia zit aan tafel) als merk voor restaurants werd nietig verklaard, omdat het naar een criminele organisatie verwijst. De associatie tussen maffia en restaurant roept een positief beeld op en wijst op het vergoelijken van daden van de maffia die een inbreuk vormen op fundamentele waarden.
Uit de voorbeelden blijkt dat het EUIPO hierin toch een vrij strenge beoordeling toepast. Ook in de zaak ‘Fack Ju Göhte’ is het afwachten of het Hof van Justitie dezelfde beoordeling hanteert zoals het EUIPO en het Gerecht.
De advocaat-generaal Bobek heeft hierover zijn advies al gepubliceerd. Kort samengevat, komt hij tot de volgende vaststellingen:
- De vrijheid van meningsuiting is van toepassing binnen het merkenrecht, maar behoort niet tot de essentiële functies van het merkenrecht (nl. het identificeren van goederen en diensten aan een bepaalde onderneming).
- Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de begrippen openbare orde en goede zeden en bij de beoordeling ervan moeten verschillende elementen in aanmerking genomen worden.
- Het EUIPO als het Gerecht hebben bij de beoordeling of het in strijd is met de openbare orde en goede zeden geen uitleg gegeven waarom het in strijd is met de goede zeden. In Duitsland ontstond er immers geen controverse over de filmtitel, werd de film vrijgegeven voor een jonger doelpubliek en werd de film zelfs opgenomen in het leerprogramma van het Goethe-instituut. Het EUIPO moet bij een dergelijke weigering van merkinschrijving argumenteren waarom ze dit weigeren, in het geval er feitelijk bewijs bestaat dat het aanvaard is binnen een specifieke sociale context.
- De beslissing van het EUIPO over de ongeldigheid van het teken is niet consistent met eerdere rechtspraak waarbij ‘Die Wanderhure’ (hure is het Duits woord voor prostituee) wel werd aanvaard.
Naar mijn mening kan een dergelijke weigering op het eerste zicht terecht zijn, aangezien het auditief sterk gelijkend is op de woorden ‘Fuck you’, maar een beoordeling door het EUIPO kan niet enkel gebaseerd zijn op de woorden ‘Fack Ju Göhte’, los van de perceptie en context van de maatschappij.
US liberaler dan Europa?
Recent heeft het Supreme Court van de Verenigde Staten een merk ‘FUCT’ (Friends U Can’t Trust) voor kledij dan wel aanvaard. Een verbod op de registratie van immorele of schokkende merken zou in strijd zijn met de ‘First Amendment’, waarin de vrijheid van meningsuiting wordt gewaarborgd. De zaak wordt terugverwezen naar de US Patent and Trademark Office, maar het is duidelijk dat de vrijheid van meningsuiting een grote rol speelt binnen de US.
Conclusie
Het hoger beroep in de zaak ‘Fack Ju Göhte’ is nog aanhangig bij het Hof van Justitie. Deze uitspraak zal belangrijk zijn voor de juridische toets die het EUIPO moet toepassen bij merken die in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden.
Een beoordeling of een merk al dan niet in strijd is met de openbare orde en goede zeden kan niet enkel gebaseerd zijn op het teken zelf. Er moet rekening gehouden worden met bestaande waarden en normen die opgelegd worden in een maatschappij als ethische beginselen die aanvaard zijn binnen een sociale context.
Kortom is het belangrijk te vermelden dat indien het Hof van Justitie oordeelt dat Fack Ju Göhte niet als merk ingeschreven kan worden, Constantin Film Produktion nog steeds de mogelijkheid heeft om Fack Ju Göhte als handelsnaam te gebruiken.
Jenny Cheung
jenny@siriuslegal.be
