Volgens het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom volstaat het gebruik van een gemeenschapsmerk in één lidstaat niet …

De bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna “BBIE”) ingestelde oppositie-procedure ONEL - OMEL (nr. 2004448), zou onopgemerkt voorbij kunnen zijn gegaan en de oppositie zou zonder veel moeilijkheden gegrond kunnen zijn verklaard aangezien de tekens in kwestie visueel en auditief overeenstemmend waren en de producten en diensten waarvoor de tekens waren ingeschreven identiek waren: dit blijkt overigens uit de bewoordingen zelf van de oppositiebeslissing en werd nergens tegengesproken door de verweerder.

Niettemin betwistte de verweerder die het merk OMEL wenste in te schrijven de geldigheid van het door de opposant ingeroepen recht en verzocht hem om gebruiksbewijzen van het ingeschreven gemeenschapsmerk ONEL in de Europese Gemeenschap in te dienen, met uitzondering van het gebruik van het merk ONEL in Nederland omdat verweerder aangaf daarmee bekend te zijn.

De opposant, titularis van het gemeenschapsmerk ONEL, baseerde zich op de Joint Statements die zijn vastgesteld door de Raad en de Commissie met betrekking tot de Verordening nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (de voorloper van de Verordening nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: “EMVO”) en de richtlijnen inzake oppositie van het Harmonisatiebureau van de interne markt (hierna “OHIM”), en stelde dat het gebruik in één land volstaat om te voldoen aan het gebruiksvereiste zoals bepaald in artikel 15 EMVO en dat hij dus niet zou ingaan op het verzoek om bewijzen inzake het gebruik in andere landen voor te leggen.

De verweerder verwierp deze stelling door erop te wijzen dat artikel 15 EMVO een gebruik “binnen de Gemeenschap” bepaalde en niet in één enkele lidstaat en dat dergelijke stelling een monopolie over de gehele Europese markt tot gevolg zou hebben, terwijl het gebruik beperkt zou zijn tot een klein deel daarvan.

Het was bijgevolg aan het BBIE om na te gaan of het enkele gebruik van het gemeenschapsmerk ONEL in Nederland al dan niet voldoende was om vast te stellen dat de opposant een normaal gebruik van zijn gemeenschapsmerk had gemaakt in een periode van vijf jaar, en dit op straffe van verval van zijn merk. Hoewel het BBIE er niet toe is gehouden om het beleid van het OHIM te volgen, kan men verwachten dat het BBIE dit toch zou doen en dus het standpunt van de opposant zou valideren. Niets was echter minder waar.

Het BBIE besliste enerzijds dat een toelichting als de Joint Statements niet juridisch bindend is en anderzijds dat de inhoud van de Joint Statements juridisch betwistbaar alsook strijdig is met verschillende bepalingen uit de Gemeenschapsverordening, welke verwijst naar een gebruik binnen de gehele Gemeenschap.

Het BBIE trok de redenering helemaal door om tot het besluit te komen dat de opposant niet voldoende het normaal gebruik van haar merk had aangetoond en heeft bijgevolg de oppositie bij beslissing van 15 januari 2010 verworpen (zie www.boip.int/pdf/opposition/2004448.pdf)

Een beroep tegen deze beslissing is ingeleid voor het Gerechtshof te ’s-Gravenhage (Nederland). Dit zal meer dan waarschijnlijk aanleiding geven tot een prejudiciële vraag voor het Hof van Justitie over de interpretatie van artikel 15 EMVO en meer bepaald of het gebruik van een gemeenschapsmerk als normaal kan worden beschouwd indien dit slechts in één lidstaat van de Europese Gemeenschap wordt gebruikt.

Zulk arrest zal van onmiskenbaar belang zijn als het zich zal uitspreken over het unitair karakter van dergelijk gemeenschapsmerk en het noodzakelijke evenwicht tussen het systeem van het gemeenschapsmerk en de nationale systemen.

Het standpunt van het BBIE, dat eveneens wordt verdedigd door het Hongaarse Bureau, is niet alleen verrassend in het licht van de omstandigheden van de zaak, maar tevens gelet op het standpunt dat is aangenomen in de Benelux, waar het gebruik van het merk in één enkele lidstaat of zelfs in een deel daarvan volstaat voor het gebruikvereiste.

Deze beslissing is reeds onderhevig geweest aan talrijke kritieken, onder meer van het OHIM.

Deze kwestie maakt dan ook het voorwerp uit van een levendig debat in het kader van een studie van de het functioneren in het algemeen van de merkensystemen binnen Europa dat is gestart door de Commissie en het is niet uigesloten dat er een regelgevende tussenkomst is voordat de vraag definitief wordt behandeld door de rechtbanken.

Wij houden nauwlettend het vervolg van deze oppositiebeslissing in de gaten en houden u hiervan op de hoogte in een volgend E-Zine.