Het Hof van Justitie van de Europese Unie verduidelijkt de beschermingsomvang van bekende merken

Bekende merken genieten een ruimere merkenbescherming dan andere merken. De houder van een bekend merk kan zich immers verzetten tegen het gebruik van een teken dat overeenstemt met of soortgelijk is aan het bekende merk, zelfs voor waren of diensten die helemaal niet overeenstemmen met deze waarvoor het bekende merk is ingeschreven. Dit kan echter enkel indien door het gebruik van dat bekende merk, zonder geldige reden, (a) ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of (b) afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of (c) aan de reputatie van het merk. In enkele recente arresten heeft het Hof van Justitie deze beschermingsomvang nader toegelicht.

In haar zogenaamde PAGO-arrest van oktober 2009, verduidelijkte het Hof van Justitie de voorwaarde van “bekendheid”. Volgens het Hof kan bekendheid in één lidstaat, in dit geval Oostenrijk, volstaan om als bekend merk te worden beschouwd in de hele EU. De impact van deze uitspraak valt niet te onderschatten. Inderdaad, hieruit volgt dat merken die slechts in één enkele lidstaat bekend zijn, de verruimde bescherming voor bekende merken ook genieten in lidstaten waar zij helemaal niet bekend zijn.

Ook wat betreft de beschermingsomvang van bekende merken, heeft het Hof verduidelijking gebracht. In twee recente arresten geeft zij aan wat moet worden begrepen onder “afbreuk aan het onderscheidend vermogen” en “ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie”.

In beide arresten stelt het Hof dat het in de eerste plaats vereist is dat het publiek een verband legt tussen het bekende merk en het beweerde inbreukmakende teken, ook al verwart het deze niet met elkaar. Het Hof reikte zelf een aantal criteria aan, aan de hand van dewelke het bestaan van een dergelijk verband kan worden bewezen, zoals de bekendheid van het merk en de mate van overeenstemming van de merken en/of de waren of diensten. In beide arresten stelde het Hof echter bijkomende voorwaarden die vervuld dienen te zijn om te besluiten tot een merkinbreuk.

Zo preciseert het Hof van Justitie in het INTEL-arrest van 27 november 2008 dat er sprake is van “afbreuk aan het onderscheidend vermogen” op voorwaarde dat het merk minder geschikt wordt om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en waarvoor het wordt gebruikt, te identificeren als afkomstig van de merkhouder omdat het niet langer de associatie met die waren of diensten oproept.

Naast het vereiste verband dat door het publiek wordt gelegd tussen het bekende merk en het beweerde inbreukmakende teken, stelt het Hof dat de houder van het bekende merk moet aantonen dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van dat teken of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt. De houder van het bekende merk dient met andere woorden een zekere schade aan het betrokken bekende merk aan te tonen door het gebruik van het litigieuze teken.

In het zogenaamde BELLURE-arrest van 18 juni 2009, interpreteerde het Hof de term “ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie” van een bekend merk in die zin dat de zogezegde inbreukmaker op ongerechtvaardigde wijze profijt haalt uit het gebruik van het teken dat overeenstemt met het bekende merk.

In tegenstelling tot het geval beschreven in het INTEL-arrest, waar een zeker nadeel in hoofde van de houder van het bekende merk dient te worden aangetoond, moet de merkhouder in het geval beschreven in het BELLURE-arrest integendeel een ongerechtvaardigd voordeel aantonen in hoofde van de zogenaamde inbreukmaker, zonder schade te moeten aantonen in hoofde van de merkhouder.

Het Hof stelde in dit arrest meer bepaald dat de merkhouder moet aantonen dat de zogenaamde inbreukmaker in het kielzog van het bekende merk probeert te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van het merk, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden. Het Hof vereist met andere woorden, naast het bewijs van een verband dat door het publiek tussen het bekende merk en het teken wordt gelegd, dat de merkhouder bewijst dat de zogezegde inbreukmaker profijt heeft gehaald uit dit gebruik én dat hij dit met voorbedachten rade heeft gedaan.

In feite komt dit erop neer dat de merkhouder zal moeten aantonen dat de zogenaamde inbreukmaker heeft geparasiteerd op zijn merk.

Met deze drie recente arresten heeft het Hof de bepalingen die van toepassing zijn op bekende merken, namelijk de artikelen 2.20.1.c van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom en 9.1.c van de Europese Verordening inzake het Gemeenschapsmerk scherper afgelijnd, wat de rechtszekerheid alleen maar ten goede kan komen.