De EU heeft in 2015 een nieuwe Merkenrichtlijn uitgevaardigd om de regels inzake nationale merken verder te harmoniseren en te moderniseren (Richtlijn 2015/2436). Voor Benelux-merken hebben de drie Benelux-lidstaten op 11 december 2017 een Protocol goedgekeurd tot implementatie van een reeks bepalingen uit de Merkenrichtlijn in het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom ("BVIE"). Dit Protocol is in werking getreden op 1 maart 2019. We lichten de belangrijkste wijzigingen toe.
Afschaffing van de vereiste van grafische voorstelling
Voorheen moest een teken grafisch voorgesteld kunnen worden om het teken als merk te kunnen registreren. Deze voorwaarde vormde voornamelijk een struikelblok voor niet-conventionele merken, zoals geluidsmerken of geurmerken. Het is immers niet vanzelfsprekend om niet-conventionele tekens op een grafische wijze voor te stellen.
Het Protocol schaft de vereiste van grafische voorstelling af. De afschaffing zorgt ervoor dat tekens in de Benelux sinds 1 maart 2019 in elke passende vorm kunnen worden geregistreerd. De afschaffing vergemakkelijkt de aanvraag van niet-conventionele merken. We denken bijvoorbeeld aan het depot van een jingle door middel van een digitaal geluidsbestand.
Duidelijke en nauwkeurige omschrijving
Het Protocol schrijft in het BVIE de voorwaarde in van een "duidelijke en nauwkeurige omschrijving". De voorwaarde van een duidelijke en nauwkeurige omschrijving vloeit voort uit de rechtspraak van het Hof van Justitie. Ondanks de afschaffing van de vereiste van grafische voorstelling, zal het door deze voorwaarde nog steeds moeilijk blijven om bepaalde niet-conventionele tekens te beschermen via het merkenrecht. Zo kunnen geuren bijvoorbeeld niet steeds duidelijk en nauwkeurig omschreven worden.
Absolute weigerings- en nietigheidsgronden voor vormmerken uitgebreid
Om te vermijden dat iemand via het merkenrecht een langlopend monopolie zou verwerven op technische, generieke of waardevolle vormen, voorziet het BVIE in een absolute weigerings- en nietigheidsgrond voor vormmerken wanneer (i) uitsluitend de aard van de waar de vorm ervan bepaalt, (ii) de vorm uitsluitend noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of (iii) de vorm een wezenlijke waarde aan de waar geeft.
Het Protocol breidt deze absolute weigerings- en nietigheidsgronden uit tot "een ander kenmerk" dan de vorm van het aangevraagde teken.
Certificeringsmerken en collectieve merken
Sinds 1 maart 2019 is het in de Benelux mogelijk om, naast individuele en collectieve merken, bescherming te verkrijgen voor certificeringsmerken. Dergelijke certificeringsmerken bestonden voor 1 maart 2019 niet in de Benelux. Certificeringsmerken, soms ook kwaliteitsmerken genoemd, zijn merken die aangeven dat de houder garandeert dat de waren of diensten aan bepaalde kenmerken voldoen.
Daarnaast wijzigde op 1 maart 2019 de invulling van het collectieve merk. Het "oude" collectieve merk is een merk dat een of meer gemeenschappelijke kenmerken van waren of diensten onderscheidt. Het "nieuwe" collectieve merk beoogt aan te duiden dat waren of diensten afkomstig zijn van de leden van een vereniging. De vereniging is op haar beurt de houder van het collectieve merk.
Door het systeem van de certificeringsmerken in te voeren, zullen de meeste "oude" collectieve merken wellicht onder het regime van certificeringsmerken vallen. De merkhouder zal het collectieve merk verplicht moeten omzetten naar een certificeringsmerk en dit ten laatste op het ogenblik van de vernieuwing van het merk.
Rechten van de merkhouder versterkt/uitgebreid
De merkhouder kan op grond van een merk optreden tegen het gebruik van een (verwarringstichtend) teken door een derde partij. Het BVIE somt daarbij een aantal handelingen op waartegen de merkhouder in het bijzonder kan optreden. Zo kan de merkhouder onder meer optreden tegen het aanbrengen van het teken op waren of op hun verpakking, tegen de aanbieding van waren of diensten onder het teken, de in- of uitvoer van waren onder het teken en het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in de reclame.
Om de rechten van de merkhouder te versterken en te harmoniseren, diept het Protocol deze opsomming verder uit. Het Protocol splitst daartoe de mogelijkheid om op te treden tegen "het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in de reclame" op in drie aparte gronden. Naast het optreden tegen het zakelijk gebruik of in advertenties, kan de merkhouder optreden tegen het gebruik van het teken als handels- of bedrijfsnaam of als deel van een handels- of bedrijfsnaam. Het Protocol scherpt daarnaast het optreden tegen het gebruik in reclame verder aan tot het gebruik van het teken in een verboden vorm van vergelijkende reclame.
Namaakgoederen in transit
Vóór 1 maart 2019 was het optreden tegen namaakgoederen in transit niet evident. De merkhouder moest namelijk het bewijs leveren dat de namaakgoederen bestemd waren om in het Benelux-gebied te worden verhandeld. Het Protocol keert de bewijslast om: de Benelux-merkhouder kan sinds 1 maart 2019 optreden tegen goederen in transit, tenzij de aangever of de houder van de namaakgoederen kan bewijzen dat de merkhouder het op de markt brengen van de goederen in het land van de eindbestemming niet kan verbieden.
Pieter Callens
pieter.callens@eubelius.com
Myrtle Gevers
myrtle.gevers@eubelius.com
